Ley 63 del 1991

Sustitutivo al (P. del S. 995) (Conferencia)

Para derogar la Ley Número 66 de 28 de julio de 1923, según enmendada, conocida como Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico y adoptar un nuevo estatuto que regule el Registro de Marcas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

ARTICULO 1.- NOMBRE OFICIAL:

Esta ley se conocerá como Ley de Marcas del Estado Libre Asociado de Puertq Rico.

ARTICULO 2.- DEFINICIONES:

A. Marca: Se entiende por marca todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios de otra persona. El término incluye cualquier marca de fábrica, servicio, certificación y colectiva. B. Marcas de Fábrica: Todo signo o medio que sirva para distinguir los productos de una persona de los de otra persona. C. Marcas de Servicio: Todo signo o medio que sirva para distinguir los servicios de una persona de los de otra. D. Marcas de Certificación: Todo signo o medio que certifique las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas autorizadas y por el titular de la marca. E. Marcas de Colectivas: Todo signo o medio que sirva a asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o proveedores de servicios para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros de los productos o servicios de quienes no forman parte de dicha asociación. F. Uso en el Comercio: El uso legal de buena fe de una marca en el curso ordinario de los negocios. G. Marca abandonada: Una marca se considerará abandonada cuando su uso ha sido descontinuado con la intención de no reanudar dicho uso. La falta de uso por cinco (5) años consecutivos será evidencia rebatible de abandono. H. Secretario: Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o el funcionario al cual éste delegue.

ARTICULO 3.- DERECHO A LA MARCA:

A. El derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. B. Sin embargo, el usuario anterior de una marca podrá reclamar al Secretario la cancelación de una marca registrada que pueda crear confusión con la suya siempre que

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ejercite la reclamación antes de que transcurran cinco (5) años desde el registro de la marca.

ARTICULO 4.- REGISTRO DE MARCAS:

Las personas pueden obtener un registro de marca en el Departamento de Estado presentando: A. Una solicitud por escrito dirigida al Secretario firmada por el solicitante o su representante, en la forma que mediante reglamentación disponga el Secretario. B. Una declaración jurada, de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en que la misma se ejecuta, al efecto de que la persona tiene derecho de propiedad a la marca cuyo registro solicita y que ninguna otra persona, según su mejor conocimiento y creencia, tiene derecho a usar en Puerto Rico la marca y que la descripción y facsímiles presentados representan en realidad la marca cuya inscripción se desea. C. Facsímiles de la marca, tal como se usa o se usará en el comercio en la forma y cantidad que mediante reglamentación disponga el Secretario. D. La cantidad correspondiente en pago de los derechos de radicación que mediante reglamentación disponga el Secretario.

ARTICULO 5.- MARCAS NO REGISTRABLES:

A. No se registrará ninguna marca que consista en:

1. Materia que sea contraria a las leyes.
2. La bandera o escudo de armas o cualquier otra insignia de Puerto Rico o de los Estados Unidos, o cualquier otro Estado, municipio o nación extranjera; o una imitación de los mismos.
3. El nombre completo, uno o dos apellidos, retrato, apodo, firma o combinación de éstos de una persona, a menos que se obtenga el consentimiento de dicha persona o sus herederos o cesionarios por escrito; disponiéndose que nada de lo aquí prescrito impedirá el registro de cualquier marca que consista en el nombre del solicitante o en cualquier parte de dicho nombre, con tal que dicha marca sea por lo demás registrable.
4. Palabras descriptivas de los productos o servicios en los cuales se usa.
5. Palabras para indicar el género, la especie, la naturaleza, la calidad o la forma de los productos o servicios en los cuales se usa.
6. Nombres o términos geográficos que indiquen la procedencia o el origen de los productos o servicios en los cuales se usa.
7. Una marca que sea idéntica a otra marca ya inscrita o conocida, que pertenezca a otro y que se use en productos o servicios de las mismas propiedades descriptivas o que tanto se asemeje a la marca perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusión o equivocación en la mente del público o dé lugar a engaño de los compradores.

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B. Disponiéndose que las marcas mencionadas en los incisos 4,5 , y 6 , serán inscribibles si hubieran adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

ARTICULO 6.- RENUNCIA DE ASUNTOS NO REGISTRABLES:

El Secretario podrá requerirle a un solicitante que renuncie a la protección de un componente no registrable de una marca. El solicitante puede voluntariamente renunciar a la protección de un componente de la marca que desea registrar.

Ninguna renuncia, incluyendo aquéllas bajo el Artículo 14 de esta ley, perjudicará los derechos del solicitante sobre la materia a la cual se ha renunciado o su derecho al registro, si la materia renunciada se convierte en distintivo de sus productos o servicios.

ARTICULO 7.- RADICACION DE SOLICITUD E INSCRIPCION:

Una vez presentada una solicitud que cumpla con los requisitos del Artículo 4 de esta ley y pagados los derechos correspondientes, el Secretario procederá a tomar nota del día y la hora de recibo y hará un examen de la solicitud. A. Si del examen de una solicitud resultase rechazable el registro de la marca, el Secretario lo notificará al solicitante, dándole las razones para su rechazo. B. Si del examen de la solicitud resultara que el solicitante tiene derecho a que su marca sea registrada de acuerdo a esta ley, el Secretario lo comunicará así al solicitante para que éste publique una (1) vez en un periódico de circulación general diaria de Puerto Rico, un clisé de la marca, el nombre del solicitante, dirección y clase de artículo a que se aplica la marca.

El solicitante, una vez cumplido este requisito, presentará en el Departamento de Estado una declaración jurada del administrador o cualquier otro funcionario del periódico en el que tal publicación se efectuó, acreditativa de las fechas en que se hizo dicha publicación. El Secretario entonces, previo el pago de los derechos requeridos por Ley, procederá a inscribir la marca. Los efectos de la inscripción se retrotraerán a la fecha de presentación de la solicitud.

ARTICULO 8.- OPOSICION AL REGISTRO, NOTIFICACION, SUFICIENCIA:

Cualquier persona que se considere perjudicada por el registro de una marca puede oponerse a dicho registro presentando al Secretario un escrito de oposición exponiendo los fundamentos que tenga para ello, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación de la marca que se intenta registrar.

En los casos en que se presente una oposición, el Secretario lo notificará al solicitante con copia del escrito de oposición. El Secretario puede rechazar una solicitud de registro de una marca a la que se haya hecho objeción a base de la suficiencia de los fundamentos de la oposición.

Si no se presentase escrito de oposición durante dicho período de treinta (30) días, el Secretario procederá a expedir un certificado de registro de la marca, como más adelante se provee.

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ARTICULO 9.- CONFLICTO:

Cuando se presente una solicitud para el registro de una marca que es sustancialmente idéntica o que se parezca a una marca registrada en el Departamento de Estado a nombre de otro o a otra ya conocida que pertenezca y se use por otro que, en la opinión del Secretario, pueda inducir a confusión, el Secretario decidirá quién tiene el derecho al registro de la marca.

Cuando dos o más marcas están pendientes de registro y estén en conflicto por su semejanza, el Secretario decidirá cuál de éstas tendrá derecho al registro.

ARTICULO 10.- TRASPASO DE MARCA:

Toda marca registrada o solicitud de registro de marca, puede ser traspasada; disponiéndose que dicho traspaso no afectará el término establecido en el Artículo 18 de esta ley. Tal traspaso deberá hacerse por medio de un documento escrito y jurado de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en que el mismo se otorga. El Secretario tomará nota de tales traspasos y expedirá el correspondiente certificado.

ARTICULO 11.- ARCHIVO DE GRAVAMENES:

El Secretario podrá recibir para su inscripción títulos que graven o afecten la titularidad de una marca registrada.

ARTICULO 12.- CERTIFICADOS DE REGISTRO:

El Secretario expedirá certificados de registro de las marcas a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo el Gran Sello de Puerto Rico.

El Secretario publicará en el plazo de un (1) mes, a contar desde la fecha de registro, la concesión del mismo. La publicación incluirá la misma información requerida para la publicación de la solicitud del Artículo 7, inciso B.

ARTICULO 13.- CERTIFICADO COMO EVIDENCIA:

Los expedientes de marcas registradas, las declaraciones y los documentos en ellos archivados y los certificados de registro firmados y sellados como se ha dicho, serán prueba fehaciente en cualquier litigio en el que las referidas marcas sean objeto de controversia.

Un certificado de registro de una marca será evidencia prima facie de la validez de la marca inscrita y de que la marca es propiedad del titular registral y de su derecho exclusivo a usarla en el comercio, sujeto a cualquier condición o limitación expresada en el certificado.

ARTICULO 14.- CANCELACION, ENMIENDA POR EL TITULAR REGISTRAL:

El titular registral podrá radicar una solicitud de cancelación de su registro, y el Secretario podrá permitir dicha cancelación. Al completarse la cancelación, se hará la anotación correspondiente en los expedientes del Departamento de Estado y en el certificado de registro.

Un titular registral podrá enmendar parte de su registro; disponiéndose que la enmienda no alterará físicamente el carácter de la marca. El Secretario hará la

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anotación correspondiente en los expedientes del Departamento de Estado y en el certificado de registro. Si el certificado se pierde o se destruye se hará sobre una copia del mismo.

ARTICULO 15.- ENMIENDAS A SOLICITUDES Y DOCUMENTOS:

Las enmiendas que a requerimiento del Secretario hayan de hacerse en las solicitudes u otros documentos relativos al registro de marcas, podrán ser hechas por el propio solicitante o por la persona debidamente autorizada por éste para hacer tales gestiones en Puerto Rico.

ARTICULO 16.- CORRECCION DE ERRORES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO:

Si se ha cometido un error en el registro atribuible al Departamento, el Secretario motu proprio o a solicitud de parte, está autorizado a expedir un certificado de corrección señalando el hecho y la naturaleza de dicho error, o a su discreción expedir un nuevo certificado, debiéndose notificar a las partes. El registro corregido tendrá el mismo efecto que si el mismo hubiera sido expedido originalmente en la forma correcta.

ARTICULO 17.- CORRECCION DE ERROR DEL SOLICITANTE:

Si se ha cometido un error en el registro atribuible al solicitante, el Secretario motu proprio o a solicitud de parte, está autorizado a expedir un certificado de corrección señalando el hecho y la naturaleza de dicho error, o a su discreción expedir un nuevo certificado, debiéndose notificar a las partes. El registro corregido tendrá el mismo efecto que si el mismo hubiera sido expedido originalmente en la forma correcta.

ARTICULO 18.- TERMINO DEL DERECHO A LA MARCA REGISTRADA; RENOVACION:

Toda marca permanecerá en vigor diez (10) años a contar desde su fecha de registro. Los certificados de derecho a la marca registrada pueden renovarse de tiempo en tiempo por el mismo período de duración, a petición del dueño, sus representantes legales o cesionarios registrados en el Departamento de Estado, mediante el pago de los derechos correspondientes que mediante reglamentación disponga el Secretario. Tal petición deberá hacerse en cualquier momento dentro del año anterior a la fecha en que expire el período de diez (10) años por el cual fue expedido o renovado el registro de la marca.

ARTICULO 19.- CANCELACION DE LA MARCA REGISTRADA:

1. Cualquier persona que se considere perjudicada por el registro de una marca bajo esta ley, puede solicitar la cancelación de dicho registro presentando al Secretario un escrito de cancelación exponiendo los fundamentos que tenga para ello, dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha del registro. El Secretario dará aviso al titular registral de la marca. Una vez presentada la solicitud, el Secretario decidirá si el titular registral no tenía derecho al uso de la misma a la fecha en que se registró, en cuyo caso procederá a cancelar la misma; disponiéndose que pasados cinco (5) años del registro de una marca, solamente procederá la cancelación bajo los siguientes fundamentos: A. la marca ha sido abandonada; B. el registro fue obtenido en contravención a los requisitos de esta ley;

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C. la marca se ha convertido en el nombre genérico del producto o servicio para los cuales se usa; D. la marca se usa por o con permiso del titular registral en forma tal que causa confusión o induce error en cuanto a la naturaleza, la calidad, las características o procedencia geográfica de los productos o servicios para los cuales se usa. 2. La acción para cancelar un registro obtenido mediante dolo y otras acciones procedentes de dolo no prescriben.

ARTICULO 20.- CLASES DE ARTICULOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE

MARCAS:

El Secretario establecerá mediante reglamentación las clases de artículos y servicios para el registro de marcas y determinará la descripción particular de los artículos y servicios comprendidos de cada clase.

ARTICULO 21.- REGISTRO DE COPIAS CERTIFICADAS EXPEDIDAS POR LA OFICINA DE PATENTES:

Podrán registrarse en el Departamento de Estado, previo pago de los derechos correspondientes, las copias certificadas expedidas por la Oficina de Patentes en Washington, acreditativas del registro en dicha oficina de impresos, patentes, marbetes y marcas, siempre que, con respecto a estas últimas, se cumplan los requisitos de publicación que fija el Artículo 7 de esta ley, y siempre, además, que no estén en conflicto con alguna marca ya registrada en Puerto Rico. El Secretario de Estado expedirá el correspondiente certificado de registro bajo el Gran Sello del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

ARTICULO 22.- DERECHOS:

El Secretario establecerá mediante reglamentación los derechos correspondientes para el registro de las marcas y los demás procedimientos establecidos en esta ley, los cuales no serán mayores de ciento cincuenta (150) dólares, disponiéndose además que ningún reglamento sobre derechos podrá ser enmendado antes de pasados dos (2) años de su aprobación.

ARTICULO 23.- REGLAMENTACION:

Se autoriza al Secretario para aprobar reglas y reglamentos, no incompatibles con esta ley, que promuevan el buen funcionamiento de los asuntos relativos a marcas incluidos en esta ley.

ARTICULO 24.- REGISTRO MEDIANTE DOLO Y REMEDIOS:

Cualquier persona que obtenga la inscripción de una marca en el Departamento de Estado valiéndose de una manifestación o declaración falsa o fraudulenta, estará sujeta a un interdicto, acción en daños y perjuicios u orden de incautación por un titular registral o personas perjudicadas quienes podrán a su elección llevar cualesquiera o todas las acciones mencionadas.

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Si el caso se resolviere a favor del titular registral o persona perjudicada el tribunal fijará la cuantía de los daños tomando como base los siguientes elementos: el beneficio bruto que hubiera realizado la parte infractora de la marca mediante el uso de la marca en cuestión; el importe de la ganancia que el titular registral o la persona perjudicada hubieren dejado de percibir como resultado de la actuación de la parte demandada; el valor del menoscabo que la actuación del demandado le hubiera ocasionado al demandante y cualquier otro factor que a juicio del tribunal cuantifique adecuadamente los daños.

El Tribunal además fijará la cuantía de costas y gastos del pleito.

ARTICULO 25.- DAÑOS AL TITULAR REGISTRAL Y REMEDIOS:

El registro de una marca bajo las disposiciones de esta ley, será evidencia prima facie de propiedad. Cualquier persona que, sin el consentimiento del titular registral de una marca, reproduzca, falsifique, copie o imite cualquier marca y la use o intente usarla en el comercio en Puerto Rico, en conexión con marcas que sean sustancialmente de las mismas propiedades descriptivas de aquéllas comprendidas en el registro, estará sujeta a un interdicto, acción en daños u orden de incautación. El titular registral perjudicado podrá a su elección llevar cualquiera o todas las acciones mencionadas.

Si el caso se resolviere a favor del titular registral, el tribunal fijará la cuantía de los daños tomando como base los siguientes elementos: el beneficio bruto que hubiere realizado la parte infractora de la marca mediante su uso; el importe de la ganancia que el titular registral o la persona perjudicada hubieren dejado de percibir como resultado de la actuación de la parte demandada; el valor del menoscabo que la actuación del demandado le hubiere ocasionado al demandante y cualquier otro factor que a juicio del tribunal cuantifique adecuadamente los daños.

Además, el tribunal siempre fijará la cuantía de las costas, honorarios y gastos del pleito.

ARTICULO 26.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL:

Cuando el titular registral de una marca con arreglo a esta ley presente demanda jurada o apoyada en declaración jurada ante el Tribunal, alegando que el demandado está violando sus derechos de propiedad sobre dicha marca registrada, mediante falsificación, copia, imitación o adopción de una marca cuyo parecido es tan similar al de la marca del titular registral que crea la probabilidad de confusión, el tribunal expedirá ex-parte una orden provisional dirigida a la parte demandada requiriéndole que paralice, cese o desista inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato el uso de la marca a que la demandada se refiere, hasta tanto se ventile judicialmente su derecho.

En los casos en que el titular lo solicite el tribunal ordenará ex-parte el embargo preventivo e incautación de los artículos, rótulos, etiquetas, envolturas o cualquier otro medio sobre los cuáles la parte demandada hubiera fijado la marca en cuestión.

Cuando el titular registral someta al tribunal copia certificada de registro de su marca en el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado el tribunal lo eximirá del requisito de prestar fianza.

La orden provisional dispondrá la celebración de una vista dentro de los diez días, contados a partir de la fecha en que se expida la orden provisional, para que la parte

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demandada muestre causa por la cual no debe dejarse sin efecto la referida orden provisional o la orden de incautación y expedirse una orden de injuction preliminar en lo que se ventilan los derechos de las partes.

El reclamo de los remedios que provee esta sección al titular de una marca registrada en Puerto Rico es sin perjuicio de solicitar cualquier otro remedio que en derecho le asista.

ARTICULO 27.- FONDO ESPECIAL:

Las cantidades recaudadas por concepto de los derechos establecidos según dispuesto en el Artículo 21 de esta ley, que excedan los derechos que requería la Ley Núm. 66 de 28 de julio de 1923, según enmendada, ingresarán en un fondo especial creada para esos efectos en el Departamento de Hacienda con el propósito de sufragar los gastos de funcionamiento del registro de marcas que no fueran sufragados por asignaciones del Fondo General u otras asignaciones presupuestarias.

Disponiéndose que el Departamento de Estado antes de utilizar los recursos depositados en la Cuenta Especial, deberá someter anualmente para la aprobación de la Oficina de Presupuesto y Gerencia un presupuesto de gastos con cargo a esos fondos. El remanente de fondos que al final de cada año fiscal no haya sido utilizado u obligado para propósito de esta ley, revertirá al Fondo General.

ARTICULO 28.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

A. Los certificados de registro de las marcas que se encuentren en vigor al aprobarse esta ley, quedarán protegidos por el período de tiempo por el cual fueron expedidos; y podrán renovarse a tenor con las disposiciones de esta ley. Disponiéndose sin embargo, que los certificados en vigor bajo la Ley Núm. 66 de 28 de julio de 1923, podrán ser renovados inmediatamente a partir de la vigencia de esta ley, y una vez renovados tendrán la misma fuerza y efecto que un certificado expedido bajo las disposiciones de esta ley. B. Todas las solicitudes de registros que estén pendientes para la fecha de efectividad de esta ley, podrán ser enmendadas bajo las disposiciones de esta ley. Se procederá con el trámite de dichas solicitudes así enmendadas, si es viable, para atemperarlas a las disposiciones de esta ley. C. A partir de la yigencia de esta ley y hasta la aprobación del reglamento de derechos mencionados en el Artículo 21, continuarán vigentes los derechos establecidos en la Ley Número 66 de 28 de julio de 1923, según enmendada por la Ley Número 87 de 21 de junio de 1977 .

ARTICULO 29.- DEROGACION:

Se deroga la Ley Número 66 de 28 de julio de 1923, según enmendada, conocida como la Ley de Marcas de Fábricas de Puerto Rico.

ARTICULO 30.- CLAUSULA DE SEPARABILIDAD:

Si cualquier palabra, frase, oración, sección, inciso o parte de esta ley fuere por cualquier razón impugnada ante un Tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal

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sentencia no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones y partes de esta ley.

ARTICULO 31.- VIGENCIA:

Esta ley entrará en vigor seis (6) meses después de su aprobación.

Presidente del Senado

Presidente de la Cámara

Departamento de Estado

CERTIFICO: que es copia fiel y exacta del original aprobado y firmado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el dia 16 de agnto de 1921